Der Lizenzvertrag

2. Erteilung von Unterlizenzen

233

Im engen Zusammenhang mit der Übertragung einer Lizenz steht die Erteilung von Unterlizenzen.231 Sie sind von der Hauptlizenz mit oder ohne besondere Zustimmung des Lizenzgebers abgeleitete Lizenzen, jedoch rechtlich in sich selbstständige Verträge. Ist die Hauptlizenz unwirksam oder wird sie unwirksam bzw. beendet, tritt die Unterlizenz automatisch außer Kraft.232 Da die Rechtsprechung233 und die herrschende Meinung in der Literatur234 bei der ausschließlichen Lizenz das Recht des Lizenznehmers zur Erteilung von Unterlizenzen bejahen, ist dieses Recht, wenn es nicht bestehen soll, auszuschließen. Im Maschinenbau ist es üblich, die Vergabe von Unterlizenzen auch bei der ausschließlichen Lizenz von der Genehmigung bzw. Zustimmung des Lizenzgebers abhängig zu machen. Durch einen Ausschluss des Rechtes zur Erteilung von Unterlizenzen235 oder durch eine Einschränkung dieses Rechtes236 wird der Charakter der ausschließlichen Lizenz nicht verändert.237

234

Steht dem Lizenznehmer das Recht zur Vergabe von Unterlizenzen zu – u.U. mit Genehmigung des Lizenzgebers –, so hat der Hauptlizenznehmer, der Stück- oder Umsatzlizenzen zu zahlen hat, diese im Zweifel auch für die vom Unterlizenznehmer hergestellten und vertriebenen Erzeugnisse zu entrichten. Der Hauptlizenznehmer haftet dem Patentinhaber für die durch die Auswertung durch einen Unterlizenznehmer anfallende Lizenzgebühr sowie für die ordnungsgemäße Rechnungslegung.238 Er haftet wohl auch für Verschulden des Unterlizenznehmers. Dies ist gerechtfertigt, weil der Lizenzgeber nur mit dem Hauptlizenznehmer, nicht dagegen mit dem Unterlizenznehmer, in vertraglichen Beziehungen steht. Der Unterlizenznehmer wird vom Hauptlizenznehmer ausgewählt. Der Lizenzgeber hat hierauf – abgesehen von dem Fall der Genehmigung – keinen Einfluss.

235

Um Meinungsverschiedenheiten zu vermeiden, kann es sich empfehlen, die Pflicht des Hauptlizenznehmers, auch für die Unterlizenz Gebühren zu zahlen und zu haften, ausdrücklich festzulegen. Im Einzelfall kann es erforderlich sein, die Zahlung der Unterlizenzgebühren in anderer Weise zu regeln. Es würde hier zu weit führen, alle Möglichkeiten aufzuzählen. Es sei nur auf einige hingewiesen.

In der Praxis finden sich Vereinbarungen, wonach der Hauptlizenznehmer die Lizenzgebühr, die der Unterlizenznehmer an ihn zahlt, entweder ganz oder zum Teil an den Lizenzgeber abzuführen hat. Es kann auch vereinbart werden, dass der Hauptlizenznehmer verpflichtet ist, mit dem Unterlizenznehmer zu vereinbaren, dass dieser Lizenzgebühren an den Lizenzgeber abführt. Es finden sich auch Bestimmungen, dass der den Gebührensatz des Hauptlizenznehmers übersteigende Gebührensatz des Unterlizenznehmers zwischen Lizenzgeber und Hauptlizenznehmer zu teilen ist. Verschiedentlich wird die Einräumung einer Unterlizenz von der Zahlung eines zusätzlichen Pauschalbetrages abhängig gemacht.239

236

Hat der Hauptlizenznehmer feste Beträge oder eine einmalige Abfindungssumme zu zahlen, so sind für die Unterlizenz keine zusätzlichen Zahlungen mehr zu leisten, wenn nichts anderes vereinbart ist. In diesen Fällen ist anzunehmen, dass die Ansprüche des Lizenzgebers durch die einmalige Zahlung abgegolten sein sollen.

237

Bei der Vereinbarung einer einmaligen Gebühr für die Überlassung von Unterlagen zwischen dem Lizenzgeber und Hauptlizenznehmer, die ein Know-how beinhalten, kann es gerechtfertigt sein, für den Fall der Erteilung von Unterlizenzen eine weitere Gebühr vorzusehen. Dies ist deswegen gerechtfertigt, weil durch die Weitergabe der Unterlagen der Kreis derjenigen Personen, die Kenntnis von dem Geheimnis erlangen, vergrößert wird, und damit auch die Gefahr, dass Unbefugte Einblick gewinnen und die Gefahr der Offenkundigkeit vergrößert wird.

238

Auch an Pauschalbeträgen, die der Unterlizenznehmer zu zahlen hat, wird der Lizenzgeber zuweilen beteiligt.

239

Schon aufgrund der erwähnten Beispiele für die Gebührenzahlung bei Unterlizenzen ergibt sich, dass für den Lizenzgeber nicht nur das Verhältnis zwischen ihm und dem Hauptlizenznehmer von Interesse ist, sondern auch wie das Verhältnis zwischen Haupt- und Unterlizenznehmer gestaltet ist. Ist hierüber im Hauptlizenzvertrag nichts vereinbart, so kann der Hauptlizenznehmer jedenfalls nicht mehr Rechte vergeben, als er selbst hat. In der Regel hat er auch dem Unterlizenznehmer dieselben Verpflichtungen aufzuerlegen, die er selbst eingegangen ist. Dies gilt jedoch nur mit Einschränkungen. Bei verschiedenen Bedingungen ergibt sich schon aus ihrer Natur, dass sie für den Unterlizenzvertrag nicht in gleicher Weise gelten können, z.B. bei der Zusage eines Mindestumsatzes oder einer Mindestlizenz. Der Hauptlizenznehmer ist in der Regel auch berechtigt, eine höhere Lizenzgebühr zu nehmen, als er selbst zu zahlen hat. Worin sollte sonst sein Interesse an der Unterlizenz bestehen?

240

Bei verschiedenen Bedingungen im Hauptlizenzvertrag kann es zweifelhaft sein, ob sie dem Unterlizenznehmer aufzuerlegen sind oder nicht. Der Lizenzgeber und der Hauptlizenznehmer sollten daher auch vereinbaren, unter welchen Bedingungen Unterlizenzen zu vergeben sind. Vereinbarungen, wie sie sich in der Praxis häufig finden, dass der Hauptlizenznehmer dem Unterlizenznehmer dieselben Verpflichtungen aufzuerlegen hat, die für ihn bestehen, sind ungenau. Es ist vielmehr zu prüfen, welche Verpflichtungen ohne Änderung auch für den Unterlizenznehmer geeignet sind. Bestimmungen, für die dies nicht der Fall ist, müssen ausgenommen werden. Es kann erforderlich sein, ausdrücklich zu bestimmen, was an ihrer Stelle gelten soll. Dies hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.240

226 Henn, Rn. 153, 163 f., hält die einfache Lizenz mit, die ausschließliche Lizenz auch ohne Zustimmung des Lizenzgebers für übertragbar. Lüdecke/Fischer, S. 396; Reimer, PatG, Anm. 88 zu § 9; Benkard, PatG, Rn. 103 f. zu § 15; Pahlow, GRUR Int. 2017, 393 ff. 227 BGH, 28.9.1958, GRUR 1959, 147; Benkard, PatG, Rn. 103 zu § 15. 228 Vgl. Rn. 371, 372, 391. 229 Vgl. Rn. 371, 391. 230 Vgl. Rn. 41. 231 Über die Abgrenzung zwischen Lizenz- und Vertriebsvertrag vgl. Urteil des OLG Stuttgart, 24.5.1956, GRUR 1957, 121; Benkard, PatG, Rn. 105 zu § 15; Henn, Rn. 165 ff.; LG Köln, 16.11.2005, CR 2006, 373 ff. zur Unterlizenzierung von Computersoftware; vgl. auch oben Rn. 28. 232 Henn, Rn. 166; Lüdecke/Fischer, S. 425, 434. BGH, 26.3.2009, BGHZ 180, 344 ff. = K&R 2009, 712 ff. m. Anm. Reinhard = GRUR 2009, 946 ff. = NJW-RR 2010,186 ff. = ZUM 2009, 852 ff. m. Anm. Reber = CR 2009, 767 ff. – Reifen Progressiv, zur im Gegensatz zur bisherigen h.M. getroffenen Entscheidung, dass im Fall des wirksamen Rückrufs einer Hauptlizenz wegen Nichtausübung eine nichtausschließliche Unterlizenz bestehen bleibt; siehe zu dieser sehr bemerkenswerten Entscheidung auch Scholz, GRUR 2009, 1107 ff.; Pahlow, GRUR 2010, 112 ff.; Dieselhorst, CR 2010, 69 ff. und v. Ungern-Sternberg, GRUR 2010, 273 ff., 281. 233 BGH, 7.11.1952, GRUR 1953, 114, 118; BGH, 26.11.1954, GRUR 1955, 338, 340; früher schon RG, 1.11.1933, RGZ 142, 168 = GRUR 1934, 36; vgl. unten Rn. 368. 234 Benkard, PatG, Rn. 104 zu § 15; Henn, Rn. 168; Lüdecke/Fischer, S. 430, 431; Reimer, PatG, Anm. 85 zu § 9; Tetzner, Anm. 42 und 52 zu § 9; vgl. unten Rn. 368. 235 Vgl. RG, 5.2.1930, RGZ 127, 198 = GRUR 1930, 524 = MuW 1930, 250 = Bl. 1930, 130. 236 Vgl. RG, 21.3.1934, RGZ 144, 187 = GRUR 1934, 438 = MuW 1934, 329 = Bl. 1934, 215 = JW 1934, 1965 Nr. 5; RG, 4.12.1935, GRUR 1936, 791 = MuW 1936, 119; RG, 26.9.1936, GRUR 1937, 627. 237 Vgl. dazu Nachweise bei Benkard, PatG, Rn. 104 zu § 15; Reimer, PatG, Rn. 89 zu § 9. 238 Vgl. BGH, 7.11.1952, GRUR 1953, 114, 118; Benkard, PatG, Rn. 107 zu § 15. 239 Henn, Rn. 168; Lüdecke/Fischer, S. 429. 240 Vgl. zu den Rechtsfolgen einer außerordentlichen Vertragsbeendigung auf die Verfügungen in einer „Rechtekette“ im Filmlizenzgeschäft und bzgl. der Konsequenzen für die Vertragsgestaltung Wente/Härle, GRUR 1997, 96 ff., mit vielen interessanten Hinweisen.

D. Pflichten des Lizenzgebers, die sich aus der Natur des Lizenzvertrags ergeben oder die vereinbart werden

I. Pflichten beim Abschluss des Vertrags

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Ebenso wie der Lizenznehmer1 hat auch der Lizenzgeber bei der schriftlichen Niederlegung von getroffenen Vereinbarungen mitzuwirken, wenn Schriftlichkeit vereinbart oder aus besonderen Gründen erforderlich ist.2 Ist die Erteilung von Lizenzen genehmigungspflichtig, so hat er die erforderlichen Genehmigungen zu erwirken.3 Hat der Lizenznehmer im Einverständnis mit dem Lizenzgeber schon mit der Ausübung seiner Vertragsrechte begonnen und erteilen die zuständigen Behörden keine Genehmigung, so können hieraus für den Lizenzgeber erhebliche Unannehmlichkeiten entstehen. Häufig ist es für den Lizenzgeber in der Praxis schwierig zu verhindern, dass der Lizenznehmer das Lizenzrecht weiter ausübt.

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Beim Abschluss von Lizenzverträgen mit ausländischen Partnern sollte daher eingehend geprüft werden, ob eine Genehmigung erforderlich ist. Ist dies der Fall, so sollte der Vertrag nur vorbehaltlich der Genehmigung geschlossen werden. Unterlagen, die Geheimnisse enthalten, sollte der Lizenzgeber erst aushändigen, wenn die Genehmigung vorliegt.

1 Vgl. Rn. 46. 2 Vgl. BGH, 15.4.1955, BB 1955, 463. 3 Vgl. Rn. 435.

II. Pflicht des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer die Ausübung des Lizenzrechts zu ermöglichen

243

Durch den Lizenzvertrag erwirbt der Lizenznehmer ein positives Benutzungsrecht.4 Der Lizenzgeber hat daher alles zu tun, um dem Lizenznehmer die Ausübung seines Rechtes zu ermöglichen. Die Maßnahmen, die er hierzu zu ergreifen hat, können im Einzelfall verschieden sein. Wenn auch in § 35 Abs. 2 PatG bestimmt ist, dass die Erfindung in der Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann, so reichen diese Angaben häufig zur Herstellung des Lizenzgegenstandes in industrieller Fertigung nicht aus. Der Lizenzgeber hat dann dem Lizenznehmer die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und ihm weitere Unterlagen, soweit diese nötig sind, zur Verfügung zu stellen.5

Bei Lizenzverträgen, denen keine Schutzrechte zugrunde liegen, sind die Mitteilungen über die Herstellungsmethode und dgl. das Ausschlaggebende.

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Es empfiehlt sich, hierüber im Lizenzvertrag besondere Vereinbarungen zu treffen. Soweit dies möglich ist, sollte genau bestimmt werden, wieviel Sätze von Zeichnungen und sonstigen Unterlagen (Werkstattzeichnungen, Modelle und dgl.) der Lizenzgeber zur Verfügung zu stellen hat. Häufig sehen die Verträge auch eine ständige technische Beratung durch den Lizenzgeber vor.

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Vor allem bei Vertragspartnern, die ihren Sitz in Entwicklungsländern haben, muss der Lizenzgeber oft noch weitergehende Pflichten übernehmen, wie z.B. die Unterrichtung von Angestellten des Lizenznehmers im Betrieb des Lizenzgebers, die Anlernung von Arbeitskräften des Lizenznehmers, die Entsendung von Ingenieuren, die den Aufbau und die Überwachung der Produktion beim Lizenznehmer durchzuführen haben, oder die Lieferung einer bestimmten Anzahl von Erzeugnissen aus der eigenen Produktion. Es handelt sich hierbei um Nebenverpflichtungen aus dem Lizenzvertrag.

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Dabei können diese technischen Nebenleistungen für den Lizenzgeber zu einem nicht unerheblichen Kostenfaktor werden, z.B. wenn die technische Beratung des Lizenznehmers über einen längeren Zeitraum geht und den Einsatz eines oder sogar mehrerer Arbeitnehmer des Lizenzgebers erfordert. Die hierbei entstehenden Kosten gehen zulasten des Lizenznehmers.6 Grundsätzlich empfiehlt es sich allerdings, über die Kostentragung Vereinbarungen zu treffen. Hierbei sollte insbesondere bei der Entsendung von Arbeitnehmern in sog. Niedriglohn-Länder überlegt werden, ob nicht eine Pauschale ggf. günstiger ist, da in diesen Ländern oft kein Verständnis für das Lohnniveau in der Bundesrepublik anzutreffen ist. In einem solchen Falle sollte allerdings auch der Umfang der Nebenleistungen sehr genau festgelegt werden, damit für den Lizenzgeber nicht überraschende Kosten entstehen.

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Wird neben dem lizenzierten Schutzrecht auch besonderes geheimes Know-how übertragen, kann dafür auch eine besondere Lizenzgebühr verlangt werden.7 In diesem Zusammenhang ist auch auf ein Urteil8 des Bundesgerichtshofes hinzuweisen. Hier ging es darum, dass der Inhaber eines Verfahrenspatentes an einen gewerblichen Abnehmer eine z.T. auch selbst durch Patente geschützte Vorrichtung veräußerte, die zur Ausübung eines geschützten Verfahrens bestimmt war. Hier stellte sich der Bundesgerichtshof auf den Standpunkt, „es würde allerdings dem Sinn des Vertrages widersprechen, wenn der Veräußerer nunmehr dem Erwerber der Vorrichtung deren bestimmungsgemäße Benutzung unter Berufung auf sein Verfahrenspatent verbieten könnte. Nach dem Zweck eines solchen Veräußerungsvertrages ist deshalb regelmäßig anzunehmen, dass der Veräußerer dem Erwerber eine Erlaubnis zur Anwendung des geschützten Verfahrens mit Hilfe der Vorrichtung auch dann erteilt hat, wenn ausdrückliche Vereinbarungen über eine solche Lizenz weder in dem Kaufvertrag noch sonst getroffen worden sind“. Die Bedingungen für die Überlassung des besonderen Know-how überlässt der Bundesgerichtshof den vertraglichen Vereinbarungen der Parteien. Dabei ist es auch möglich, die Überlassung des Know-how vertraglich von einer Lizenzzahlung abhängig zu machen.9

248

Für die rechtliche Beurteilung derartiger Nebenverpflichtungen muss im Einzelfall festgestellt werden, ob sie unselbstständig sind, d.h. der Verwirklichung des hauptsächlichen Vertragszwecks dienen, oder ob es sich um selbstständige Nebenverpflichtungen handelt.10 Handelt es sich um selbstständige Nebenverpflichtungen, so sind diese nicht nach Lizenzrecht zu beurteilen, sondern nach den Grundsätzen des Rechtsgebiets, aus dem diese Verpflichtungen stammen (z.B. Dienstvertragsrecht, Kaufrecht und dgl.).

249

Bei Maschinen ist der Lizenznehmer oftmals nicht in der Lage, bestimmte Teile, vor allem Präzisionsteile, selbst herzustellen. Er muss diese vom Lizenzgeber beziehen. Um die Herstellung des Lizenzgegenstandes beim Lizenznehmer sicherzustellen, ist der Lizenzgeber daher zuweilen gezwungen, bestimmte Lieferpflichten zu übernehmen. Er muss dabei darauf bedacht sein, dass er keine Bindungen eingeht, die er nicht einhalten kann, weil er z.B. aufgrund einer guten Konjunktur den Anforderungen des Lizenznehmers nicht mehr nachkommen kann. Für die Verpflichtung zur Lieferung können bestimmte Kontingente oder ein bestimmter Produktionsanteil vorgesehen werden.11

In Fällen, in denen der Lizenzgeber glaubt, sich nicht in solcher Weise für längere Zeit festlegen zu können, bleibt nur die Möglichkeit, dem Lizenznehmer zuzusagen, dass er ihn bei der Lieferung gegenüber anderen Kunden nicht benachteiligen werde. Für die vom Lizenzgeber im Rahmen des Lizenzvertrags gelieferten Teile erhält der Lizenznehmer meist einen Vorzugspreis in der Weise eingeräumt, dass ihm ein Nachlass auf den Listenpreis des Lizenzgebers gewährt wird. Für Preisänderungen werden zum Teil Fristen festgelegt, während derer die alten Preise noch gelten.

250

In die Verträge ist auch noch aufzunehmen, zu welchen Bedingungen der Lizenzgeber die Teile an den Lizenznehmer liefert. Hierbei ist besondere Sorgfalt auf die Ausgestaltung der Bestimmungen über die Mängelhaftung zu legen. Es kann schwierig sein festzustellen, ob die Mängel, die an der Maschine auftreten, auf Mängeln an den Teilen beruhen, die der Lizenzgeber geliefert hat, oder ob sie auf die Tätigkeit des Lizenznehmers zurückzuführen sind. Darauf hinzuweisen ist, dass Mängelhaftungsansprüche gegenüber dem Lizenzgeber nur der Lizenznehmer geltend machen kann, nicht dagegen der Kunde. Dieser steht gewöhnlich in keiner vertraglichen Beziehung zum Lizenzgeber, es sei denn, dass ausnahmsweise der Lizenzgeber vertragliche Verpflichtungen auch gegenüber dem Kunden übernimmt.12 Es empfiehlt sich, die Lieferbedingungen des Lizenzgebers und die des Lizenznehmers aufeinander abzustimmen, um eine reibungslose Abwicklung insbesondere bei auftretenden Mängelhaftungsansprüchen sicherzustellen.

4 Vgl. Rn. 13. 5 Vgl. Bartenbach, Rn. 1369 ff.; Pietzcker, Anm. 8 zu § 6; Rasch, S. 27; Reimer, PatG, Anm. 46 zu § 9; Benkard, PatG, Rn. 150 f. zu § 15. 6 Bartenbach, Rn. 1445; Pagenberg/Beier, S. 228 ff., 234 ff. 7 Vgl. dazu auch oben Rn. 113, 132. 8 BGH, 24.9.1979, GRUR 1980, 38. 9 Vgl. BGH, 24.9.1979, GRUR 1980, 39; Henn, Rn. 29. 10 Vgl. RG, 14.5.1935, GRUR 1935, 950. 11 Hinsichtlich der Abnahmeverpflichtungen des Lizenznehmers, die das Gegenstück dazu bilden, vgl. Rn. 197. 12 Vgl. Rn. 257 ff.

III. Pflichten des Lizenzgebers im Hinblick auf die Haftung
1. Haftung für Mängel bei Vertragsschluss

251

Bei Lizenzen an geschützten Erfindungen hat der Lizenzgeber in aller Regel dafür einzustehen, dass das Schutzrecht z.Z. des Vertragsschlusses besteht und dass er zur Einräumung der Lizenz befugt ist. Er hat auch dafür einzustehen, dass die zugrunde liegende Erfindung nicht mit Rechten belastet ist, die die Benutzungsbefugnis des Lizenznehmers beeinträchtigen.13

252

Neben der Haftung in Bezug auf das Schutzrecht hat der Lizenzgeber in aller Regel auch noch für die technische Ausführbarkeit und Brauchbarkeit der Erfindung einzustehen.14 Bei Lizenzverträgen, bei denen es sich um kein Schutzrecht handelt, steht die Haftung für die Erfindung selbst im Vordergrund. Aus den Umständen des Einzelfalls kann sich ergeben, dass der Lizenzgeber über die technische Brauchbarkeit hinaus auch für die Fabrikationsreife einzutreten hat.15

253

Da es zweifelhaft sein kann, wofür der Lizenzgeber im Einzelnen einzustehen hat, lässt sich der Lizenznehmer Eigenschaften, die ihm besonders wichtig sind, häufig ausdrücklich zusichern. Für das Vorhandensein von zugesicherten Eigenschaften hat der Lizenzgeber in jedem Fall einzustehen.16

2. Haftung für Ereignisse, die während der Dauer des Lizenzvertrages auftreten

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Ereignisse, die während der Dauer des Lizenzvertrages auftreten und die das Benutzungsrecht des Lizenznehmers beeinträchtigen, haben meist zur Folge, dass die Lizenzgebühr entfällt oder gemindert wird, soweit kein Verschulden des Lizenzgebers vorliegt. Der Lizenzgeber hat in diesen Fällen in der Regel keinen Schadensersatz zu leisten. Bei nachträglichen Ereignissen, die einen Einfluss auf das Vertragsverhältnis haben, handelt es sich vor allem um solche, die das Schutzrecht betreffen, wie Nichtigkeitserklärung des Schutzrechts, Einschränkung des Schutzumfangs, Feststellung der Abhängigkeit, Feststellung eines Vorbenutzungsrechts, Erteilung von Zwangslizenzen und dgl.17 Nur wenn der Lizenzgeber schon bei Abschluss des Vertrages wusste, dass eine Beeinträchtigung des Schutzrechts droht und dies dem Lizenznehmer verschweigt, kann u.U. ein Anspruch auf Schadensersatz aus dem Gesichtspunkt des Verschuldens bei den Vertragsverhandlungen gegeben sein (culpa in contrahendo).18

255

Im Übrigen hat der Lizenzgeber, soweit er nicht schon aufgrund seiner Gewährleistungspflicht oder wegen Verzugs haftet, in allen Fällen, in denen er seine sich aus dem Vertrag ergebenden Verpflichtungen schuldhaft nicht erfüllt, aus dem Gesichtspunkt der positiven Vertragsverletzung einzustehen.19

256

Ist die Erfindung überholt oder ist eine Erfindung, der kein Schutzrecht zugrunde liegt, offenkundig, so entfällt die Verpflichtung zur Zahlung der Lizenz, wenn nicht besondere Umstände vorliegen, die eine Weiterzahlung rechtfertigen.20